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股东以“专利许可”出资设立公司的相关法律问题

专利作为一种知识产权,资本化通常有转让专利所有权和许可专利使用权两种方式。以专利所有权出资,满足出资设立公司的法定条件。值得关注的是,实践中对于以专利使用权出资的问题却有不同声音,也存在多种法律风险与纠纷类型。本文结合案例,通过对专利使用权出资合法性的分析,进而深入探讨其中风险,并给出可行性建议,以期对希望以专利使用权出资设立公司的相关企业和个人以启发。

 

我国《公司法》第27条第1款规定:股东可以用货币出资,也可以用实物、知识产权、土地使用权等可以用货币估价并可以依法转让的非货币财产作价出资;但是,法律、行政法规规定不得作为出资的财产除外。

 

专利作为一种知识产权,使其资本化通常有转让专利所有权和许可专利使用权两种方式。很明显,在以专利所有权出资时,其可以用货币估价,也可以依法转让,满足出资设立公司的法定条件,而在《公司法》中并未明确规定是否可以许可专利使用权的方式进行出资。但在当前,随着知识产权市场化与资本化的不断深入,法律实务中,出现了越来越多的此类问题与纠纷。

 

相关案例

 

笔者使用“专利许可、使用权、出资”作为关键词,对现有公开的裁判文书进行了全文检索,发现在司法裁判中对专利许可出资都持肯定态度。以下案例颇具代表性。

 

案例1

 

在无锡先迪德宝电子有限公司上诉被告金德成专利实施许可合同纠纷一案中,上诉人无锡先迪德宝电子有限公司认为:虽然我国目前立法对于“专利出资”没有加以定义式的说明,但是专利出资应当理解为专利权转让,同时,根据实用新型10年的有效期,本案中作价出资10年,实际上是将该专利在有效期内全部投入到九鼎公司之中。从法理上来说,专利实施权不能作为出资,因为专利实施权是以专利权为客体的债权,而债权是不能作为有限责任公司投资入股的客体。最终,江苏高院做出如下判决:一般来说,在以知识产权出资入股时,应当明确表示是以权利的整体转让出资还是使用权出资。如以权利的整体转让出资,则出资人只对其知识产权享有股权,不再享有处分权,不能再将该知识产权转让或许可给其他人。而如果仅以知识产权的使用权出资,则出资人对该知识产权仍享有最终处分权,在不违反出资协议的情况下,出资人可以自己使用或许可给其他人使用该知识产权。[1]

 

案例2

 

在邓某诉冯某股东出资纠纷一案中,国家知识产权局授予冯某“某囊”发明专利权,2006518日,原、被告签订了项目公司合同,拟共同设立一家生产和销售女用某囊及其衍生产品的有限责任公司。合同约定:冯某保证其是某囊专利的唯一所有人,项目公司成立后,冯某即将其拥有的上述某囊专利以独占许可使用方式投入作为技术出资,并将实施专利的专有核心生产技术以独占许可使用方式提供项目公司使用。最终法院认为:冯某以专利独占许可使用方式作为技术出资,系双方当事人真实意思表示,依法成立,合法有效,对双方当事人均具有法律约束力。[2]

 

 

一、专利使用权出资的合法性分析

 

虽然在现有法律法规中,并没有对于专利使用权出资进行明文规定,但是我国一些地方已经先行一步进行探索,作出了关于专利使用权出资的相关具体规定。一是上海市工商局《关于积极支持企业创新驱动、转型发展的若干意见》(2011);二是浙江省舟山市定海区工商局为对接海洋综合开发试验区建设而推出的十项登记新政(2012);三是湖南省科技厅、湖南省工商行政管理局、湖南省知识产权局联合出台的《关于支持以专利使用权出资登记注册公司的若干规定(试行)》(2014)。其中前两个文件明确提出,要扩大知识产权出资范围,开展专利使用权等新类型知识产权出资试点工作。而湖南省则明确限定出资的使用权类型为专利权人的独占许可使用权,并规定不限制专利使用权作价出资的入股比例。虽然这些文件的性质只是地方性政策文件,但不难看出,我国各地方已经开始意识到专利使用权出资的问题,并且在一定程度上对其进行了肯定,这也反映出我国对于专利使用权出资的趋势,那就是肯定专利使用权的资本转化,促进知识在市场中的作用,保护和发挥知识产权在促进全面深化市场经济改革中的作用。[3]

 

而从法理上来说,专利作为一种知识产权无形资产,其内在价值不在于对权利客体的占有,而在于对知识的使用和创造更多的经济价值。以专利许可使用权出资,对股东而言,股东可以在投资的同时保有知识产权的所有权以便后续自己的开发和使用;对使用者而言,可以相对较低的价格获得知识产权的使用,实现同样的经济目的。从实践的大部分情况来看,专利的许可使用权就能满足企业的经营需要。从性质上看,专利使用权完全符合《公司法》第27条要求出资的非货币资产满足“可用货币估价”和“可转让”的要求。[4] 知识产权的许可使用权是具备确定性的财产性权利,如专利权一经形成,其使用价值就体现在公司运作过程中转换的商业价值上,加之有确定的效力期间及使用范围,为确定知识产权使用权的货币价值提供了依据。其次,知识产权的许可使用权本身是一种可依法转让的权利。[5]《专利法》、《商标法》及《著作权法》中规定的权利人处置权利的方式均包括转让权利或许可使用,《民法典》也有关于技术转让许可的规定。因此,笔者认为我国立法上是完全认可知识产权的许可使用权是可以作为一项单独的权利进行许可、转移和行使的。因此,专利许可使用权满足非货币财产成为出资标的物的“可用货币估价”和“可转让”法律要件,股东可以以专利许可使用权出资入股。

 

二、专利使用权出资的法律风险

 

虽然无论从法律层面,还是从相关政策层面,我国对于专利使用权出资都持开放肯定的态度,但是由于知识产权本身的无形性、不稳定性以及许可使用权本身的权利限制,使得在实际应用中,通过专利许可的使用权出资还存在着以下风险。

 

1、普通许可出资的法律风险

 

普通许可是指在一定时间内,专利权人许可他人实施其专利,同时保留许可第三人实施该专利的权利。普通许可使用权的价值虽然在出资时是可以评估的,但专利使用权的价值会随着专利许可数量的多少而有所变化,专利许可数量是专利使用权价值评估的决定性因素。被许可人的数量与专利使用权的价值是反向关系,后续授权导致的被许可人数量的增加也就意味着专利使用权价值的降低,这与公司注册资本的维持性原则相背离。因此,如果允许以普通许可使用权出资,则受资公司对出资人既不能约束其后续授权行为,也不能约束后续授权对象,使受资公司处于不利地位。

 

2、排他许可出资的法律风险

 

排他许可是除了许可人本人,只有被许可人可以使用许可人的专利。其独占程度比普通许可高,比独占许可低。由于排他许可中专利权人不能再与他人签订许可使用合同,所以,以排他许可使用权出资,不会出现上述普通许可使用权出资后因被许可人及其数量发生变化而产生的问题。但是,如果允许排他许可出资的股东还可以继续实施专利技术,则有违《公司法》中关于公司内部人员竞业禁止、同业竞争的规定,为了有效保护公司的利益,公司内部人员理应当对公司负有忠实义务,即最大程度地维护公司的合法利益。而如果不允许排他许可出资的股东还可以继续实施专利技术,受资公司在实际上却获得了与独占许可使用权出资等同的效力,而此前在出资时进行的价值评估,却是以排他许可使用权作为基础,此时出资人实质上以价值较高的独占许可使用权出资,但在出资比例和股权回报上得到的却是价值较低的排他许可使用权价值评估的对价,这对出资人明显不合理。可见,排他许可出资,在是否允许排他许可出资的股东还可以继续实施专利技术这一点上,难以做好股东与公司之间的利益平衡。

 

3、出资时未经评估程序的法律风险

 

当前,在我国专利使用权出资设立公司的实践中,为了使得程序更加便捷,出现了一些不对专利许可使用权进行评估,就直接出资入股公司的情形。即,出资的股东与公司达成协议,约定自己先用现金出资到公司,随后公司将收到的这部分股金来购买该股东的知识产权使用权,也就是说,通过现金出资和购买知识产权使用权两个相互行为来完成知识产权使用权出资。从表面上看,这是两个合法的行为,并让出资程序更加简便,不用经过价值评估和设立过程中市场监管机构关于知识产权使用权是否能用来出资的认定就能达到使用知识产权使用权出资的目的,但在实质上是规避了关于知识产权出资的法律规定,其存在有以下弊端:1.在公司章程和工商登记上均显示股东以现金出资,若日后知识产权使用权价值贬值或者出资人擅自处分了知识产权的权利,公司就无法通过知识产权的相关法律寻求救济,影响到公司的资本稳定;2.与公司达成知识产权使用权出资协议的股东大部分在公司中起到绝对支配的地位,因为在公司设立过程中,大概率只有拥有绝对话语权和控制力的股东才能够比较容易地说服其他股东同意这种有法律风险的出资行为,因此很容易出现大股东为了不实际履行现金出资义务,而将知识产权高价出售给公司或者把一些对公司后续发展没有用处的知识产权的使用权转移给公司的情况,在这种情况下,一方面损害公司和其他股东的利益,股东违反了应履行的对公司的信义义务,违反了公司的资本真实原则,实施了对公司长远发展有害的行为,而且出资的股东实际上应该承担出资不实的责任,但却利用知识产权使用权这一出资行为而享有股东的全部权利,这对于其他充分履行出资义务的股东来说是不公平的,违反了股东平等原则,损害公司其他股东的利益。另一方面导致股东的实际出资范围小于资本外观显示的范围,而且十分隐蔽,造成公司与债权人信息不对称的结果,投资者与公司进行交易之前通过公示获得公司的信息就不再准确,影响投资者的判断。[6]

 

4、专利资本化本身的法律风险

 

首先,即使专利经过了专业机构的价值评估后,股东再进行专利使用权出资,也存在估值不精确、不稳定的弊端。因为,相比于有形的资产,知识产权具有无形性的特点,在实践中准确评估出其经济价值十分困难,现行的法律法规都没有对知识产权的价值评估做出相应的具体规定。同时,评估所需的信息比较难搜集,其价值也会受到法律政策、经济发展、市场需求和科学水平等诸多因素影响,不具有相对的稳定性。

另外,知识产权本身具有一定的不确定性,例如专利法中包含专利无效审查制度,假如专利使用权出资人所出资的专利权后续被国家知识产权局宣告无效,同时在出资时也没有针对这种问题在事前进行相关责任的约定,则会给公司和出资人在问题的解决上带来难题。

 

三、专利使用权出资的相关建议

 

从公司设立的目的看,公司是为了通过公司资本的有效筹措和良好运用,最终达到为股东带来更大利益,因此鼓励投资,充分利用股东投资资源,追求效率,以达到公司盈利是其根本意愿。这就要求给予股东最大的自由,使股东的出资方式更加宽松,进而调动股东投资的积极性,增加公司的财富。[7]所以,利用专利许可的使用权出资符合现代社会的公司发展理念,未来随着专利价值挖掘程度以及市场应用化的逐步深入,将会出现越来越多的专利使用权出资的情形。为了尽量规避法律风险,笔者建议如下。

 

1、明确出资标的

 

在实践中,我们往往看到当事人之间的《出资协议》约定的比较粗糙,特别是对出资的技术的权利范围,技术特性等核心问题没有加以说明,进而导致日后不必要的纠纷,在签订专利出资合同时合同双方应该明确出资到公司的具体范围,是专利所有权还是许可使用权,如果是许可使用权,是哪种许可。同时,如前所述,普通许可出资和排他许可出资都存在着股东与公司之间利益难以平衡的问题,因此,笔者建议应尽量采用独占许可的出资方式。同时,企业应该要求知识产权的出资主体在合同中书面正式的写明该知识产权的性质、存续期限、实用价值、未来市场前景等方面,清晰、明确地约定所有这些有关知识产权的标的内涵以及外延。[8]

 

2、做好专利稳定性分析

 

我国对实用新型、外观设计专利实施初审审查制,即只对其提交的文件形式做出初步审查,并不对发明内容进行实质审查,从而使得很多本不具备专利性的实用新型、外观设计专利获得授权,后续在涉及侵权纠纷时被侵权人提起专利无效程序时,相关专利就会被宣告无效,导致公司资本的减少。所以,除了要求出资人提供相关专利的权利证明及评估证明外,如果出资专利中包含实用新型、外观设计专利,则应再提供由国家知识产权局出具的相关专利的专利评价报告,根据评价报告的结论来确定专利的稳定性,并视情况决定其是否满足出资要求。

 

3、对专利人处分专利权进行限制

 

在以使用权出资或者被许可人将使用权出资后,专利所有权人理论上都享有自由处分其专利及相关权的权利。站在专利权人角度,专利权人享有自由转让其专利的权利;而站在受资公司的角度, 既然专利权人已经将使用权出资给公司, 其进行专利权处分时必然影响使用权的行使,影响公司的资产的变动。所以,应当以合同的方式对专利权人处分专利权进行限制。首先,如果专利权人转让的相关权利的内容包括了专利的使用权,应当经过公司的股东会的同意,并由股东享有优先购买权,这也是平衡公司利益和专利权人利益的解决之道,以防止专利权属变更对公司造成巨大的损失;其次,应当严格限制专利权人以其专利权进行质押, 以保证专利使用权的完整性,保障专利使用权出资期限内的公司的各项权益。[9]

 

4、明确后续价值变动的利益调整

 

虽然通过评估程序,可以基本确定专利许可使用的在某一时间段内的大致价值,但是知识产权价值具有不确定性,如果该专利技术能顺应市场的发展,逐渐创新和改进,在更大范围内得到应用,该专利的价值就会得到很大的提升;同时,现代技术日新月异,某项专利技术也很可能会随着经济发展以及其他更加先进的技术的出现等各种因素导致价值的减损。无论是增值还是减值,都会对股东利益以及企业利益造成较大影响。因此,为了平衡股东和公司之间的利益,在出资时应当要尽可能地根据能够预知的未来变动情况做尽可能全面的约定,例如可以在合同中自主约定当前出资所占比例,以及日后如发生价值变动可以占有的合理的出资比例范围,以建立自身防范体系。另外,也要设置一个利益调整机制,约定当知识产权价值增值时,该增值部分属于知识产权出资人还是整个企业,或者二者如何进行利润分配,如果出资的知识产权投入市场的效果不理想导致企业设立时的估值过高,股权或者收益方式也应该及时调整。[10]

 

总结

 

虽然利用专利许可使用权出资,目前在实际市场应用中还存在着一些缺陷,但我们不能简单的一刀切,仅仅由于担心知识产权在资本化过程中出现的问题而直接将专利的使用权排除在可出资范围之外,使用权出资有其存在的合理性以及必要性。新生事物的发展总是要经历从无到有、从弱到强、从不完美到完美,呈现出不断成长与完善的过程,我们需要做的是不断完善相关理论,健全相关制度,使其在实践中不断发展成熟。

 

 

 

注释  :

 

1.江苏省高级人民法院(2010)苏知民终字第0097号判决书。

2.上海市黄浦区人民法院(2011)黄民二()初字第97号判决书。

3.张玲、王国 :论专利使用权出资的制度构建,载《知识产权》2015年第11期。

4.郑成思:《世界贸易组织与贸易有关的知识产权》,中国人民大学出版社,1996年版。

5.刘春霖:《知识产权适用许可权资本化的理论思考》,载于河北经贸大学学报,2009年第3期。

6.韩旭:《我国股东知识产权出资法律问题研究》,上海师范大学硕士论文,2019年。

7.薄燕娜:《公司立法理念的选择——以中西法律传统比较为视角》,载于比较法研究,200年第3版。

8.韩旭:《我国股东知识产权出资法律问题研究》,上海师范大学硕士论文,2019年。

9.康奭熙:《专利使用权出资的适当性》,载于法制博览,20214月刊。

10.韩旭:《我国股东知识产权出资法律问题研究》,上海师范大学硕士论文,2019年。

 

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1.江苏省高级人民法院(2010)苏知民终字第0097号判决书。

2.上海市黄浦区人民法院(2011)黄民二()初字第97号判决书。

3.张玲、王国 :论专利使用权出资的制度构建,载《知识产权》2015年第11期。

4.郑成思:《世界贸易组织与贸易有关的知识产权》,中国人民大学出版社,1996年版。

5.刘春霖:《知识产权适用许可权资本化的理论思考》,载于河北经贸大学学报,2009年第3期。

6.韩旭:《我国股东知识产权出资法律问题研究》,上海师范大学硕士论文,2019年。

7.薄燕娜:《公司立法理念的选择——以中西法律传统比较为视角》,载于比较法研究,200年第3版。

8.康奭熙:《专利使用权出资的适当性》,载于法制博览,20214月刊。



来源:知产力


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